Opposition à une marque : comment procéder ?
Vous avez déjà déposé votre marque, et vous vous rendez compte qu’un tiers s’est également mis à l’utiliser ou bien s'apprête à la déposer aussi ? La situation est loin d’être anodine et peut remettre en question l’identité et la réputation de votre activité. Pouvez-vous contester l’existence de cette autre marque ? Est-elle concurrente à la vôtre ou crée-t-elle une confusion dans l’esprit de vos clients ? On fait le point sur les recours qui s’offrent à vous !
L’importance de la procédure d’opposition à une marque
Pourquoi votre marque est-elle importante ?
Votre marque est la façade de votre l’activité. Que vous exerciez en tant que commerçant, artisan ou libéral, vous avez pris le temps de donner une identité à votre activité. Celle-ci peut résulter d’un jeu de mots ou encore être associée au nom du fondateur. Elle est aussi le reflet de votre culture d’entreprise, et vos éventuels salariés peuvent aussi s’identifier à elle. En clair, votre marque vous distingue de vos concurrents.
Dans tous les cas, c’est par cette marque que vos clients vous reconnaissent. Si un tiers se met aussi à l’utiliser, il peut donc vous causer de multiples préjudices : détériorer votre image de marque, attirer des clients qui pensaient s’adresser à vous, faire baisser votre chiffre d’affaires, etc. C’est pourquoi il est primordial de ne pas vous laisser faire.
Pour poursuivre votre lecture : Pourquoi et comment protéger sa marque ?
Comment savoir s’il y a lieu de s’opposer à une marque ?
Comme vous vous en doutez, pour vous plaindre il faut que votre marque ait été déposée avant celle du déposant concurrent. C’est ce qui s’appelle l’antériorité d’une marque sur une autre.
Avant de vous lancer dans toute procédure de contestation, le tout premier critère à analyser c’est la similitude ou le caractère identique de la marque concurrente avec la vôtre (le nom, la charte graphique, le style d’écriture, la consonance, code couleur, etc.). De plus, vous devez vérifier si les services et/ou produits désignés par la marque en question sont identiques ou similaires aux vôtres (l’usage qui est fait de la marque). En effet, vous ne pouvez pas vous opposer, sauf exception, à la création d’une marque similaire à la vôtre pour une autre catégorie d’activité et de services.
La procédure d’opposition
En principe, vous pouvez mener une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque dès lors que cette dernière porte atteinte à vos droits en matière de propriété intellectuelle. Celui qui mène la procédure est appelé l’opposant.
La propriété intellectuelle est un terme juridique qui englobe la propriété littéraire artistique et la propriété industrielle. Cette dernière répertorie l’ensemble des droits que vous avez sur votre marque déposée. On retrouve l’ensemble de cette réglementation dans le Code de la propriété intellectuelle.
Idéalement, une procédure d’opposition se fait avant l’enregistrement de la marque concurrente auprès de l’INPI - l’Institut National de la Propriété Industrielle.
En effet, pour qu’une marque soit enregistrée, elle doit dans un premier temps être déposée à l’INPI, qui se charge alors publier la demande de création au BOPI. C’est cette publication, accessible à tous, qui permet de s’opposer à la nouvelle marque avant que celle-ci ne soit officiellement enregistrée. Le délai est de 2 mois à l’INPI. Il est donc important de rester attentif aux dépôts de marque antérieure afin de pouvoir agir à temps.
Si la marque posant problème est déposée ailleurs qu’à l’INPI français, vous disposez alors de :
3 mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union Européenne (UE) à l’EUIPO dans le cas d’une marque de l’Union Européenne (UE) ;
2 mois à compter de la publication de l’enregistrement à la Gazette des marques internationales de l’OMPI pour un enregistrement international désignant la France
D’où l’importance de faire une veille régulière des marques publiées pour vérifier qu’il n'y en a pas une nouvelle qui pourraient enfreindre les droits antérieurs de votre marque !
On vous rassure, il est toujours possible d’agir après, mais les démarches seront alors plus longues et fastidieuses.
Les conditions à remplir pour s’opposer à une marque
Vous vous apercevez qu’un concurrent s’apprête à déposer la même marque que la vôtre ? Une seule solution : mener une procédure d’opposition auprès de l’INPI. Vous pouvez vous faire aider par un mandataire, de préférence une personne qui est au fait de la réglementation du Code de la propriété intellectuelle. La désignation du mandataire peut être obligatoire s’il existe plusieurs titulaires de la marque.
Avec cette procédure, l’INPI va analyser de manière objective quel est le risque de confusion pour le consommateur et apprécier le degré de similarité de la nouvelle marque concurrente en fonction des produits et/ou services associés à la marque antérieure.
Néanmoins, pour que votre demande d’opposition soit prise en compte par l’INPI, en tant qu’opposant, vous devez d’abord vérifier que plusieurs conditions sont réunies.
En premier lieu, votre marque antérieure doit être présente ou connue sur le territoire français. En clair, elle peut être :
Soit française et déposée ou enregistrée (déjà inscrite au Registre national) ;
Soit déposée ou enregistrée dans un autre pays de l’Union Européenne (UE) ;
Soit internationale ayant effet en France ou dans l’UE, c’est-à-dire que cette marque est implantée en France ou dans l’UE et reconnue comme telle par ses usagers ;
Soit notoire, c’est-à-dire qu’elle est tellement connue et reconnue qu’elle n’a pas besoin d’être déposée. Par exemple Adidas ou Ikea.
Soit être une marque de l’UE qui possède une renommée dans l’UE.
La protection octroyée par le dépôt de votre marque dure dix ans en France. Passé ce délai, en l’absence de prolongation de votre part, votre concurrent est en droit de déposer sa marque concurrente.
Pour en savoir plus : Les étapes du dépôt de marque
Depuis le 9 décembre 2019, la procédure d’opposition a été transformée. L’objectif est d’harmoniser les règles relatives au dépôt, à l’enregistrement et à l’opposition de marque du point de vue européen. Par exemple, s’opposer à une marque coûtait 400 euros avant le 11 décembre 2019 contre 400 euros + 150 euros par droit antérieur supplémentaire depuis l’entrée en vigueur du décret.
L’opposition classique : avant l’enregistrement de la marque
Quelle procédure ?
Se rendre compte qu’un potentiel concurrent utilise votre marque ou présente de fortes similarités avec cette dernière c’est bien, savoir comment agir c’est mieux.
La procédure d’opposition se décompose en plusieurs étapes :
Créer votre compte personnel sur l’espace e-procédures de l’INPI
Indiquer les éléments caractérisant votre marque et celle à laquelle vous vous opposez (fournir une copie de cette dernière) et développer votre argumentaire expliquant pourquoi elle porte atteinte à vos droits : un nom identique, une identité visuelle très similaire, l’usage qui en est fait, etc.
Payer la redevance : 400 euros sur un seul droit et 150 euros par droit antérieur supplémentaire.
Vous venez de lancer votre activité de production et de vente de chaussons faits main. La dénomination sociale de votre société est « Chaudsonconfort ». Par simplicité, vous décidez de reprendre le même nom pour identifier votre produit et créez votre marque « Chaudsonconfort ». Une nouvelle marque reprend exactement les mêmes intitulés. Vous pourrez vous opposer à elle à la fois sur le droit que vous avez sur votre marque (400 euros) mais aussi sur la dénomination sociale qui est également un de vos droits antérieurs (150 euros supplémentaires).
Vous allez ensuite disposer d’un temps de discussion avec le déposant pour alimenter votre opposition tout en vous appuyant sur les éléments de preuve que vous souhaitez mettre à disposition. Les preuves peuvent prendre des formes diverses et variées. Cette étape dure jusqu’à ce que tous les éléments aient été présentés et qu’une des parties cesse de répondre. Cela peut prendre entre 6 mois et un an. Il est possible, et même souhaitable qu’à l’occasion de ces échanges, vous trouviez un terrain d’entente !
Une fois que la discussion est close, l’INPI rend sa décision dans les 3 mois à compter de la fin des échanges entre l’opposant et le déposant.
Vous saurez alors si, en tant qu’opposant, vous avez obtenu gain de cause. L’INPI publiera sa décision au Registre national des marques et au BOPI.
Si l’INPI vous donne raison, l’institut refuse alors l’enregistrement de la marque. Vous retrouverez donc le monopole de votre marque, vous en serez le titulaire légitime. Si au contraire l’INPI vous donne tort, la marque adverse sera enregistrée. Il existe une troisième option où l’INPI ne reconnaît que partiellement votre demande et enregistre alors la marque dans certaines catégories bien particulières. En clair, elle peut reconnaître une confusion pour certains produits et pas d’autres et adopter l’enregistrement de la nouvelle marque concurrente selon ces critères.
Quels recours en cas de contestation ?
Il arrive, cependant, que la décision rendue ne vous convienne pas. Dès lors, vous pouvez exercer un recours à l’encontre de l’INPI sous un délai d’un mois. Comment faire ?
Vous devrez d’abord vous rendre devant la Cour d’appel française dont vous dépendez dans le but de contester la décision rendue. La Cour d’appel va à nouveau examiner votre dossier sur le fonds (notamment les preuves fournies) et rendre un arrêt. Si vous n’êtes toujours pas satisfait, il est possible de vous pouvoir en cassation. Attention, car cette procédure risque d’être longue et coûteuse ! Nous vous conseillons d’être accompagné par un avocat qui manie à la perfection la réglementation du Code de la propriété intellectuelle, en particulier en ce qui concerne les marques.
Agir en justice après l’enregistrement d’une marque concurrente
Il est possible que vous vous aperceviez trop tard que vos droits antérieurs ont été enfreints, lorsque la marque concurrente est d’ores et déjà enregistrée. Pas de panique, vous pouvez encore vous manifester ! En effet, vous pouvez, en tant que titulaire d’une marque, attaquer l’usurpateur en contrefaçon ou en concurrence déloyale afin d’obtenir qu’il lui soit interdit d’exploiter la marque source du litige. Au contraire de la procédure d’opposition devant l’INPI, ici vous demandez réparation du préjudice subi face à la justice.
Quelle est la procédure à suivre ?
L’action en contrefaçon
L’action en contrefaçon de votre marque doit se faire dans un délai de 5 ans à compter du jour où vous avez été pris connaissance de son utilisation par un tiers.
Vous pouvez mener une action civile et/ou pénale. La première, qui nous intéresse, vise à mettre un terme aux actes de contrefaçon tout en obtenant des dommages et intérêts. Il est vivement conseillé de vous faire accompagner par un professionnel du droit dans vos démarches. En effet, la procédure judiciaire est longue et plus complexe à appréhender qu’une simple procédure d’opposition devant l’INPI.
L’action en concurrence déloyale
L’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile dans laquelle vous considérez, en tant que titulaire, que l’utilisation de votre marque antérieure par un tiers crée un risque de confusion. On parle aussi de parasitisme.
La marque française Louise Vuitta est spécialisée dans le secteur de la maroquinerie et choisit pour attirer plus de clients de prendre la même typographie que Louis Vuitton ainsi qu’un nom similaire. Par ailleurs, l’usage de la marque est le même. Le risque de confusion est évident pour le consommateur. Louis Vuitton pourrait intenter une action en concurrence déloyale à l’encontre de Louise Vuitta.
L’action en concurrence déloyale n’est pas réservée exclusivement au nom d’une marque, elle peut aussi concerner des agissements, une campagne de publicité ou encore des produits.
Ces actions en justice peuvent être engagées de manière concomitante. Autrement dit, il est tout à fait possible de mener une action en contrefaçon en même temps qu’une action en concurrence déloyale.
Pour en savoir plus : Concurrence entre les entreprises : des règles existent !
Quels recours en cas de décision décevante ?
Il est possible de faire appel de la décision rendue par le tribunal compétent. Si l’arrêt rendu par la Cour d’appel ne vous satisfait pas, vous pouvez encore vous pourvoir en cassation. Ces procédures contentieuses restent coûteuses et complexes et il est conseillé, ici aussi, d’être épaulé par un professionnel du droit (un avocat par exemple).
À l’inverse, que se passe-t-il si l’on s’oppose à ma marque ?
Cela n’arrive pas qu’aux autres et vous pouvez également vous retrouver dans la situation inverse où c’est votre marque française qui est jugée fautive. Vous devrez alors prouver qu’il n’existe pas de confusion pour le consommateur entre votre marque et celle qui vous attaque. L’usage qui en est fait doit également être justifié. Autrement dit, vous devrez veiller à ce que le nom en lui-même ne soit pas source de confusion.
Pour éviter d’en arriver là, il est important d’effectuer une recherche d’antériorité et de similarité lorsque vous déposez votre marque à l’INPI. Le but ? Vérifier que votre marque n’a pas déjà été déposée par une autre entreprise (antériorité), ou qu’une marque très similaire n’existe pas déjà (similarité). Les recherches d’antériorité et de similarité peuvent se révéler fastidieuses, mais des professionnels du dépôt de marque comme les experts de Simplitoo peuvent le faire pour vous. N’hésitez pas à faire appel à eux !
Vous savez à présent comment vous opposer à la marque d’un potentiel concurrent !